Hermès vs Metabirkin: NFT e contraffazione di marchi

Lo scorso 8 febbraio 2023, la Corte distrettuale meridionale degli Stati Uniti di New York si è pronunciata nell’ambito di uno dei primi contenziosi sugli NFT, e, in particolare, sulla possibilità di realizzare NFT utilizzando immagini senza il consenso del titolare dei diritti sull’immagine stessa, e sui limiti del diritto di utilizzare un marchio altrui all’interno di un’opera d’arte.

I fatti all’origine della pronuncia. Nel novembre 2021 l’artista americano Mason Rothschild ha creato un centinaio di NFT ispirati alla celebre borsa Hermès BIRKIN, attraverso immagini digitali raffiguranti versioni rivisitate della borsa, decorate con motivi di vario genere e opere d’arte come la Gioconda e la Notte Stellata di Van Gogh.

In aggiunta, Rothschild ha registrato il nome di dominio www.metabirkin.com e ha iniziato ad utilizzare il nome Metabirkin sui social per promuovere la propria linea di NFT.

La collezione, in poco tempo, è giunta all’attenzione di Hermès, che ha inviato all’artista una lettera di cease and desist, intimando di cessarne l’utilizzo.

Ricevuta la diffida, Rothschild, tuttavia, non si è mostrato intenzionato ad interrompere l’utilizzo della linea NFT, e in ragione di ciò, Hermès ha instaurato il giudizio di fronte alla Corte distrettuale meridionale degli Stati Uniti di New York, per violazione e diluzione del marchio, appropriazione indebita, cybersquatting e danno alla reputazione aziendale, affermando la sussistenza di un’effettiva confusione per i consumatori, a causa dell’attività di Rothschild, e chiedendo l’accertamento della malafede dell’artista nell’adozione della denominazione Metabirkin.

Il giudizio. I legali di Rothschild hanno costruito la difesa dell’artista sostenendo che il suo lavoro fosse protetto ai sensi del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che tutela, tra le altre, la libertà di espressione artistica, che gli avrebbe conferito il diritto di realizzare opere d’arte raffiguranti borse Birkin, proprio come aveva conferito ad Andy Warhol il diritto di realizzare e vendere opere d’arte raffiguranti lattine di zuppa Campbell.

Si sono inoltre appellati al caso “Rogers v. Grimaldi”, che, nel 1989, aveva stabilito il principio della liceità dell’esercizio dell’espressione artistica, sostenendo che secondo questo precedente, la realizzazione di opere digitali artistiche, raffiguranti borse Birkin, all’interno di NFT, dovesse ritenersi lecita (si tratta del caso in cui il regista Federico Fellini fu citato in giudizio dall’attrice Ginger Rogers per il film “Ginger e Fred”. L’attrice accusava il regista di aver leso il suo diritto alla privacy e di aver riprodotto fatti della sua vita che non corrispondevano alla realtà. Il Tribunale, in tale vicenda, rigettò le accuse di Ginger Rogers, affermando il principio secondo cui gli utilizzatori di un marchio sono protetti dalle denunce di contraffazione, se il loro uso corrisponde ad un’espressione artistica e non trae in inganno i consumatori).

L’applicazione del caso “Rogers v. Grimaldi” è stata sin da subito contestata da Hermès, che ha affermato come l’uso da parte di Rothschild del marchio Metabrikin, non potesse ritenersi espressione artistica, in quanto l’artista avrebbe volutamente utilizzato il marchio Metabirkin per identificare e promuovere, con finalità di carattere commerciale, una linea di prodotti, tanto da utilizzare la denominazione Metabirkin all’interno dell’indirizzo del suo sito web e nelle comunicazioni sui social.

Anche per quanto attiene al riferimento all’opera di Andy Warhol, Hermès ne ha sottolineato le differenze rispetto alla vicenda in esame, specificando come l’artista, attraverso quelle creazioni, avesse inteso, principalmente, veicolare messaggi riferiti alla società del tempo.

Valutate le argomentazioni offerte da entrambe le parti, e i fatti di causa, la Corte, con una prima ordinanza emessa l’8 maggio 2022, pur riconoscendo l’espressione artistica nella linea NFT dell’artista (queste le parole del Giudice: “poiché gli NFT sono semplicemente codici che indicano dove si trova un’immagine e la autenticano, l’uso degli NFT per autenticare un’immagine e consentire una rivendita successiva tracciabile non rende l’immagine un bene privo di protezione del Primo Emendamento più di quanto la vendita di copie numerate di dipinti fisici renda i dipinti dei beni ai fini del caso Rogers”), ha respinto l’istanza di Rothschild, argomentando come Hermès avesse addotto fatti ed elementi sufficienti per affermare, plausibilmente, che le modalità impiegate dall’artista per la commercializzazione, la sponsorizzazione e l’utilizzo in generale della linea NFT Metabirkin, fossero esplicitamente fuorvianti per i consumatori.

Le argomentazioni della Corte, contenute nell’ordinanza dell’8 maggio 2022 sono state riprese nella recente decisione dello scorso 8 febbraio 2023, con la quale la Corte ha confermato la responsabilità di Rothschild per violazione e diluizione del marchio, nonché per cybersquatting in relazione alla registrazione e all’uso del nome di dominio metabirkin.com.

La Corte ha infatti ritenuto che gli NFT Metabirkin facessero riferimento ad un modello di borsa facilmente riconoscibile e che, per questo motivo, fossero facilmente percepibili come contenuti connessi alla famosa borsa venduta da Hermès da parte degli acquirenti.

Gli elementi presi in considerazione dalla Corte sono stati, in particolare: i) l’utilizzo del termine Birkin nel nome della linea NFT, privo di qualsiasi sforzo creativo e quindi chiaramente riferibile alla nota casa di moda; ii) la registrazione del dominio Birkin per il proprio sito; iii) la tipologia di comunicazione utilizzata dall’artista. Con riferimento a questo ultimo aspetto, infatti, la Corte ha evidenziato il fatto che, nel presentare il suo progetto a investitori e partners, l’artista descriveva se stesso come esperto di marketing e le sue creazioni coma una “miniera d’oro”, proprio grazie allo sfruttamento della fama delle borse Birkin.

In aggiunta a ciò, anche il fatto che Hermès ha affermato che la linea dell’artista aveva danneggiato e ostacolato i suoi progetti di ingresso nel mercato degli NFT.

Valutazioni conclusive. La sentenza dell’8 febbraio 2023 nel caso MetaBirkin rappresenta sicuramente un precedente positivo per il settore della moda e per i titolari dei marchi in generale.

Occorre, tuttavia, tenere a mente che, in questo caso specifico:

– il marchio utilizzato senza il consenso dell’avente diritto è un marchio famoso;

– Hermès ha potuto dimostrare di aver pianificato il proprio ingresso nel mercato NFT prima che si verificassero i fatti contestati.

Alla luce di queste conclusioni, per i titolari di marchi meno conosciuti, e che potrebbero avere difficoltà a produrre prove di progetti di ingresso nel mercato NFT antecedenti, è consigliabile porre in essere tutte le tutele necessarie a proteggere i diritti dei marchi nel metaverso, a cominciare dall’estensione della registrazione dei marchi alla vendita di prodotti digitali.

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Federica Sansalone

Avvocato a Milano. Proprietà intellettuale, Diritto d’autore, Diritto del web.

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