Marchio collettivo o marchio di certificazione? Verso la conversione del marchio collettivo, a pena di decadenza

In scadenza il prossimo 31 dicembre il termine per i titolari di marchi collettivi nazionali per presentare la domanda di conversione del proprio marchio collettivo nel nuovo marchio di certificazione (di recente introduzione) o nel nuovo marchio collettivo (come recentemente riformato).

In mancanza di conversione, la legge prevede la decadenza del marchio collettivo registrato in base alla previgente disciplina.

Tale termine, prorogato dal 23 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 con decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020), fa seguito alla riforma dell’istituto del marchio collettivo intervenuta con decreto legislativo n. 15/2019, che ha modificato la disciplina ed i requisiti del marchio collettivo, cui ha altresì affiancato il marchio di certificazione in recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424.

In altri termini, il previgente marchio collettivo nazionale è stato ora soppiantato da due diversi istituti, il nuovo marchio collettivo (art. 11 c.p.i.) ed il marchio di certificazione (art. 11-bis c.p.i.) di nuova introduzione nel nostro ordinamento, con differenze sia sotto il profilo dei soggetti titolari, sia sotto il profilo oggettivo.

In particolare, in base alla nuova disciplina il marchio collettivo può essere registrato in capo a enti pubblici ed associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti (ma non da persone fisiche né da società di capitali) per concederlo in uso ai relativi produttori e/o commercianti e dunque per distinguere i prodotti e i servizi delle imprese appartenenti a una certa associazione o consorzio (che detiene il marchio) da quelli di altre imprese che non ne fanno parte.

La funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi, invece, è ora affidata al neo-introdotto marchio di certificazione, che può essere registrato da persone fisiche o giuridiche, tra cui le istituzioni, le autorità ed organismi accreditati, che hanno la funzione di certificare determinate caratteristiche dei relativi prodotti e servizi, ossia di garantirne l’origine, la natura o la qualità, a condizione che non svolgano esse stesse un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato (cd. neutralità).

In entrambi i casi, la legge disciplina il contenuto dei relativi regolamenti d’uso, concernenti l’uso, i controlli e le relative sanzioni in caso di inosservanze, rispettivamente del marchio collettivo e del marchio di certificazione, che dovranno essere obbligatoriamente depositati presso l’UIBM:

La previsione del marchio di certificazione accanto al marchio collettivo, ha introdotto un ulteriore strumento di tutela per le eccellenze nostrane, prime tra tutte quelle del settore agroalimentare, ed è in linea con gli strumenti previsti a livello internazionale nell’Unione Europea.

E’ in ogni caso interessante notare che il marchio di certificazione nazionale sembrerebbe poter essere usato anche per certificare l’origine geografica di prodotti e servizi, a differenza dell’omologo marchio dell’Unione Europea (che invece non può essere usato per certificare la provenienza geografica di prodotti e servizi).

Ad ogni modo, con l’introduzione della nuova disciplina e la bipartizione marchio collettivo-marchio di certificazione, il legislatore ha inteso altresì prevedere un periodo di transizione per consentire ai titolari dei marchi collettivi già depositati o registrati ai sensi della previgente normativa, di chiederne la conversione conformemente all’attuale disciplina, previa verifica dei requisiti degli stessi e dei relativi regolamenti d’uso.

In altri termini, al titolare del marchio collettivo registrato (o depositato) in base alla normativa previgente, è richiesto di verificare se il proprio marchio sia ancora inquadrabile come marchio collettivo anche ai sensi della nuova disciplina, o se lo sesso corrisponda invece ad un marchio di certificazione e conseguentemente di modificare il regolamento d’uso per renderlo conforme alle nuove previsioni normative e di domandare all’UIBM la conversione del titolo in marchio collettivo (come riformato) o in marchio di certificazione entro il prossimo 31 dicembre, al fine di evitare la decadenza e dunque perdere il proprio marchio. Analoga disposizione è prevista per le domande depositate in base alla disciplina previgente, che in mancanza di conversione sono considerate ritirate.

Occorre dunque affrettarsi, ove non si sia ancora provveduto a richiedere la conversione, pena la perdita del marchio collettivo depositato o registrato in forza della previgente normativa.

Resta comunque qualche perplessità sulle conseguenze di un’eventuale inerzia del titolare (ossia la decadenza del marchio collettivo già registrato ma non convertito nel termine e/o il ritiro ex lege per quelli in stato di domanda): in un momento già caratterizzato dalle difficoltà legate alla gestione dell’emergenza covid-19 e al rispetto delle misure restrittive introdotte per monitorare e limitare la diffusione del virus, ciò rischia di causare la perdita di marchi collettivi già riconosciuti in base alla previgente normativa, con potenziali conseguenze negative per le filiere che gli stessi dovrebbero tutelare e col rischio di avvantaggiare possibili approfittatori.

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Avv. Leonardo Maria Seri

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