Registrazione marchio internazionale

Registrazione marchio internazionale: cos’è il marchio

Prima di approfondire la questione “registrazione marchio internazionale”, è doveroso precisare cos’è un marchio.

Il marchio è il segno distintivo del prodotto o servizio offerto da un’impresa o azienda, e che consente di distinguerla dalle altre presenti sul mercato.

Secondo quanto dispone il Codice della Proprietà Industriale, tutti i segni rappresentabili graficamente possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa.

I marchi d’impresa meritevoli di essere registrati sono i seguenti:

– le parole, compresi i nomi di persone;

– i disegni, i suoni, le lettere, le cifre, le combinazioni o le tonalità cromatiche;

– la forma del prodotto o della confezione;

– gli slogan pubblicitari.

Il marchio d’impresa – la cui registrazione è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – può essere:

– individuale: se appartiene a una singola impresa o a persona fisica;

– collettivo: quando garantisce l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Solitamente è richiesto da un “soggetto proponente” che può essere una persona fisica o giuridica, per poi essere concesso in uso a quelle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d’uso.

In base agli elementi che lo compongono si possono individuare tre categorie di marchio:

– il marchio denominativo, costituito solo da parole;

– il marchio figurativo, che consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia;

– il marchio misto o complesso, effetto della combinazione di parole e figure.

Come registrare un marchio internazionale

I diritti nascenti dal deposito del marchio in Italia sono validi esclusivamente all’interno del territorio nazionale.

Il ‘deposito marchio‘ può avvenire in Italia, così come in quasi tutti gli Stati del mondo, attraverso singoli depositi nazionali o seguendo delle procedure unificate di deposito, sulla base di convenzioni internazionali (ad esempio il deposito comunitario ed il deposito internazionale).

Occorre distinguere l’iter di registrazione applicabile nel territorio europeo/comunitario da quello applicabile a livello internazionale.

Nell’ambito del territorio dell’Unione Europea esiste una forma di deposito unificata della domanda di registrazione del marchio. La procedura di registrazione è gestita dall’UAMI (ovvero l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) che è l’organismo competente all’esame della domanda per i marchi comunitari, con sede in Alicante (Spagna).

Il marchio comunitario è, dunque, un marchio unico valevole sull’intero territorio dell’Unione Europea e conferisce al titolare un diritto esclusivo nei 27 Stati membri dell’Unione europea, compresi i Paesi che dovessero entrare a farvi parte in futuro.

La domanda di marchio comunitario va depositata presso l’UAMI, in modalità cartacea o telematica, oppure presso il Servizio Centrale della proprietà industriale di uno Stato membro (per l’Italia presso l’UIBM con sede a Roma) o presso l’ufficio BENELUX dei marchi, in una delle cinque lingue ufficiali dell’Unione (compresa la lingua italiana).

All’esame della domanda ed alla registrazione provvede l’’UAMI.

Il marchio registrato comunitario ha una validità di 10 anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovato per ulteriori dieci anni.

I vantaggi del marchio comunitario consistono proprio nell’iter unificato di deposito e nella convenienza economica quanto ai costi di deposito.

L’iter di registrazione è disciplinato dal Regolamento CE n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario e consiste in:

– un’unica domanda;

– un’unica lingua procedurale;

– un unico centro amministrativo;

– un unico fascicolo da gestire.

Un limite rilevante del marchio comunitario è conseguenza diretta del suo carattere unitario: un’eventuale contestazione alla validità del marchio, anche in uno solo dei Paesi membri, qualora fondata, porta infatti al conseguente diniego del marchio in tutti i Paesi dell’Unione.

Diversa ipotesi riguarda l’argomento “registrazione marchio internazionale”.

I titolari di un marchio italiano o comunitario possono estenderne la tutela nel territorio di uno o più Paesi europei ed extraeuropei appartenenti alla cosiddetta Unione di Madrid, costituita dai Paesi aderenti alla convenzione in base a due trattati (l’Accordo e il Protocollo di Madrid), presentando un’unica domanda di registrazione internazionale del marchio, secondo la procedura amministrata dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra.

Più specificamente la domanda di registrazione di marchio internazionale può essere presentata:

– sulla base di una marchio nazionale registrato (come richiesto dall’Accordo di Madrid);

– sulla base di una una domanda di registrazione di marchio nazionale con riserva di registrazione successiva (come previsto dal Protocollo di Madrid).

Il sistema di Madrid si basa, dunque, sulla cooperazione tra gli Uffici Nazionali dei Paesi Contraenti e l’Ufficio Internazionale che detiene il registro internazionale dei marchi.

I vantaggi connessi alla procedura internazionale sono i seguenti:

– presentazione di una sola domanda di registrazione, redatta in un’unica lingua (francese o inglese);

– pagamento di un’unica serie di tasse e da una scadenza unica del marchio. Da notare è che le tasse internazionali devono essere versate in franchi svizzeri;

– autonomia delle singole designazioni, di modo che un’eventuale contestazione alla validità del marchio, in uno dei Paesi designati, non pregiudica la protezione del marchio stesso negli altri Paesi designati.

Il marchio internazionale ha validità di 10 anni, decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato per periodi decennali. Inoltre il marchio internazionale non deve essere – in tutti i Paesi designati ed in base alle normative nazionali – contrario alla legge, essere nuovo ed avere capacità distintiva.

E’ altresì prevista la possibilità di estendere geograficamente la registrazione di un marchio internazionale ad altri Paesi non designati nella prima domanda di deposito internazionale: in tal caso, però, la durata della protezione di un’estensione posteriore viene fatta coincidere con la durata della protezione del primo deposito internazionale, in modo da avere un’unica data di scadenza del marchio internazionale.

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Gioia Arnone

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università. Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi. Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring. Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.

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